Secondary meaning: va provata la rinomanza acquisita dal marchio dopo la registrazione

Si verifica il c.d. secondary meaning tutte le volte in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, si trovi ad acquistare, in seguito, tali capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato. L’esito del processo comporta la possibilità per il titolare del marchio di agire in contraffazione. Nella distribuzione dell’onere probatorio, la genericità del segno e la sua usuale forma comune ne determinano la nullità, tuttavia “sanata” dalla acquisizione del carattere distintivo, pur dopo la registrazione. A norma del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 121, l’onere di provare la nullità del titolo di proprietà industriale incombe su chi impugna il titolo: una volta fornita tale prova, pertanto, l’onere di dimostrarne la secondarizzazione grava sulla controparte. Oggetto dell’onere della prova, in questo caso, non è – nonostante che il fenomeno suddetto dipenda dall’uso intenso della parola tanto da divenire distintiva per il pubblico dei consumatori – l’esistenza di investimenti pubblicitari in sé, ma la rinomanza acquisita dal segno (confermata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la secondarizzazione del marchio ‘spaghetto quadrato’, attesa l’esigua durata dell’uso, pari a 14 mesi, tanto più in un marchio estremamente debole come questo, costituito da parole di uso comune ontologicamente collegate alla natura ed alle caratteristiche del prodotto).

(Cassazione Civile, 4 gennaio 2022, n. 53)