Anche in assenza dell’elemento soggettivo il contraffattore deve restituire gli utili
Il titolare del diritto di privativa che lamenti la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (cd. retroversione") degli utili realizzati dall'autore della violazione, con apposita domanda ai sensi dell'art. 125 c.p.i., senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che l'autore della violazione abbia agito con colpa o con dolo. Al riguardo, il soggetto contraffattore, pur avendo agito in mancanza dell'elemento soggettivo (doloso o colposo), deve comunque restituire al titolare gli utili che ha realizzato nella propria attività di violazione, per effetto del rimedio restitutorio, volto a salvaguardare il titolare di un diritto di privativa che rimarrebbe altrimenti privo di tutela laddove la contraffazione fosse causata in assenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa.
(Cassazione Civile, 18 luglio 2023, n. 20800)
Secondary meaning: va provata la rinomanza acquisita dal marchio dopo la registrazione
Si verifica il c.d. secondary meaning tutte le volte in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, si trovi ad acquistare, in seguito, tali capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato. L'esito del processo comporta la possibilità per il titolare del marchio di agire in contraffazione. Nella distribuzione dell'onere probatorio, la genericità del segno e la sua usuale forma comune ne determinano la nullità, tuttavia "sanata" dalla acquisizione del carattere distintivo, pur dopo la registrazione. A norma del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 121, l'onere di provare la nullità del titolo di proprietà industriale incombe su chi impugna il titolo: una volta fornita tale prova, pertanto, l'onere di dimostrarne la secondarizzazione grava sulla controparte. Oggetto dell'onere della prova, in questo caso, non è - nonostante che il fenomeno suddetto dipenda dall'uso intenso della parola tanto da divenire distintiva per il pubblico dei consumatori - l'esistenza di investimenti pubblicitari in sé, ma la rinomanza acquisita dal segno (confermata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la secondarizzazione del marchio 'spaghetto quadrato', attesa l'esigua durata dell'uso, pari a 14 mesi, tanto più in un marchio estremamente debole come questo, costituito da parole di uso comune ontologicamente collegate alla natura ed alle caratteristiche del prodotto).
(Cassazione Civile, 4 gennaio 2022, n. 53)
Sulla contraffazione indiretta
Sussiste contraffazione indiretta (c.d. contributory infringement) qualora vi sia l’utilizzo e la pubblicizzazione degli insegnamenti per la realizzazione di un prodotto coperto da tutela brevettuale. Il pregiudizio subito dal titolare di tale diritto di privativa deve essere ristorato mediante liquidazione del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale (quest’ultimo determinato nella misura del 25% del primo).
(Tribunale di Venezia, 9 giugno 2021)