Lo slogan con capacità distintiva può registrarsi come marchio d’impresa
In tema di marchio d'impresa, l'imprenditore ha diritto alla registrazione anche di uno slogan pubblicitario, ma l'espressione contenente il messaggio promozionale deve adempiere alla finalità distintiva ossia essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi offerti da quell'impresa.
(Cassazione Civile, ordinanza, 23 dicembre 2022, n. 37697)
Contraffazione del marchio che gode di rinomanza
La riproduzione fedele in scala ridotta dei modelli di autovetture Ferrari da parte di Brumm non costituisce un utilizzo illecito del marchio della società di Maranello, non essendovi stato nessun effetto confusorio, né un comportamento professionalmente scorretto. Si consideri poi che alcuni modellini Brumm di autovetture Ferrari d'epoca sono addirittura esposti nella stessa galleria Ferrari, e che recensioni di automodelli Ferrari prodotti a Brumm sono rinvenibili in varie riviste di settore, inclusa la "Ferrari Wordl", cosicché si deve concludere che l'uso del segno Ferrari da parte della Brumm non ha abbia in alcun modo danneggiato il marchio celebre della società ricorrente.
(Cassazione Civile, ordinanza, 3 novembre 2022, n. 32408)
Contraffazione e risarcimento del danno
Al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, così da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, potendo ritenersi in questo caso soltanto che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta.
(Cassazione Civile, 20 ottobre 2022, n. 30943)
Retroversione degli utili e risarcimento del danno da lucro cessante per violazione di un diritto di proprietà industriale
In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa che lamenti la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (cd. retroversione) degli utili realizzati dall'autore dell'illecito, con domanda proposta ai sensi dell'art. 125 c.p.i., senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che, agli utili realizzati dal contraffattore, sia corrisposto un mancato guadagno da parte sua.
(Cassazione Civile, 29 luglio 2021, n. 21832)
Marchi UE, sì alla registrazione del rossetto cilindrico di Guerlain
E’ possibile registrare come marchio UE il segno tridimensionale della forma di un rossetto di Guerlain. Esso infatti ha un carattere distintivo perché si discosta in modo significativo dalla norma e dalle consuetudini del settore rossetti. Guerlain cylindrique è in grado di generare un effetto visivo oggettivo sulla percezione del pubblico di riferimento, indipendentemente dall’aspetto estetico. La forma particolare richiama lo scafo di una barca e differisce significativamente da quelle tradizionali, cilindriche o a parallelepipedo. Inoltre, la piccola forma ovale in rilievo è insolita e contribuisce all’aspetto non comune del marchio. Da ultimo, questo rossetto non può essere posizionato in posizione verticale elemento che rafforza l’aspetto visivo non comune, sorprendendo il consumatore, e rende possibile risalire all’origine dei prodotti interessati.
(Tribunale UE, 14 luglio 2021, causa T-488/20)
Sulla liquidazione equitativa del danno per violazione di privativa industriale
In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa leso può chiedere di essere ristorato del danno patito invocando il criterio costituito dal margine di utile del titolare del brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti, realizzato dal contraffattore, di cui all'art. 125 d.lg. n. 30 del 2005 (c.d. "codice della proprietà industriale", nel testo modificato dall'art. 17 d.lg. n. 140 del 2006), alla luce del quale il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale. In particolare, in tale ambito, il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa che però non può essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale.
(Cassazione Civile, 2 marzo 2021, n. 5666)
Elementi caratterizzanti della novità e dell’originalità
L'ambito di applicazione dell'art. 623 c.p. va oltre la sfera di protezione predisposta dall'ordinamento civilistico per l'invenzione brevettabile posto che, ai fini della tutela penale del segreto industriale, novità (intrinseca od estrinseca) ed originalità non sono requisiti essenziali delle applicazioni industriali, poiché non espressamente richiesti dal disposto legislativo e perché l’interesse alla tutela penale della riservatezza non deve necessariamente desumersi da questi attributi delle notizie protette. Inoltre, non è necessario che ogni singolo dato cognitivo che compone la sequenza sia "non conosciuto", essendo sufficiente che il loro insieme organico sia frutto di un'elaborazione dell’azienda giacché è attraverso questo processo che l’informazione finale acquisisce un valore economico aggiuntivo rispetto ai singoli elementi che compongono la sequenza cognitiva.
(Cassazione Penale, 4 giugno 2020, n. 16975)
Registrazione di domain name con marchio altrui
La registrazione di un domain name che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio. Ne consegue che solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio.
(Cassazione civile, 21 febbraio 2020, n. 4721)
Possono coesistere il marchio preusato e quello successivamente registrato se il primo ha notorietà locale
La registrazione di un marchio confondibile con altro segno distintivo preusato con notorietà puramente locale non è invalida e dà luogo, nell'ambito in cui il segno precedente era usato, ad un duopolio o coesistenza del marchio registrato con il segno preusato.
(Cassazione Civile, ordinanza 27 dicembre 2019, n. 34531)
Il produttore è autorizzato all’uso del marchio registrato in data precedente alla Denominazione di Origine Protetta
La differenza di funzioni sussistente tra marchi e indicazioni geografiche o denominazioni di origine protetta non esclude, alla stregua della normativa e della giurisprudenza europea, l’interesse comune, rappresentato dall'uso e dal nome geografico nell'ambito delle produzioni agricole e alimentari, quale vantaggio competitivo che l’indicazione dell’origine è in grado di garantire al prodotto, per cui il titolare di un marchio registrato in buona fede in epoca precedente la denominazione di origine protetta ben può proseguire, nonostante la successiva registrazione di detta denominazione protetta, l’uso del marchio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del Regolamento n. 510/2006, laddove non ricorrano ragioni di nullità o decadenza del marchio stesso.
(Cassazione Civile, 23 ottobre 2019, n. 27194)